基本案情
原告：朱某
原告：顧某
原告：海門市江濱化工二廠
被告：常熟市金虞山染料化工廠
三原告于2000年1月3日向國家知識產權局申請“2.5-雙(1"－氨基－2"－蒽基)－1.3.4
-惡二唑還原紅生產方法”的發明專利，2002年7月24日獲得授權，專利號為ZL00111410。
2001年底，原告發現被告公開銷售還原紅F3B，認為被告使用了專利方法，遂訴至法院
請求判令被告立即停止侵權行為，賠償經濟損失人民幣20萬元。
原告在起訴的同時，申請法院對被告制造還原紅F3B的方法采取證據保全措施。法院在審
查了原告提出的初步證據后，決定對被告生產還原紅F3B的車間進行現場勘驗。由于被告車間
停工檢修，審判人員要求在場的被告負責人提交生產操作記錄，該負責人表示保管人出差
了。根據審判人員指示，被告在開庭前向法院提交了常熟市染料化工二廠生產還原紅F3B的操
作規程。1985年化學工業部染料工業科技情報中心站編制的《化工產品手冊》記載，還原紅
F3B的生產廠有上海染料研究所（試制）、上海染化十廠和吉林染料廠。
庭審中，被告辯稱：還原紅F3B不是新產品，其制造還原紅F3B的方法是常熟市第二染料
化工廠提供的，與原告的專利方法不同。
審判結果
本案開庭以后，雙方當事人達成和解協議：1、被告常熟市金虞山染料化工廠尊重原告顧
某、朱某、海門市江濱化工二廠所擁有的生產還原紅F3B的方法專利權；2、被告常熟市金虞
山染料化工廠保證不使用原告的專利方法生產還原紅F3B；3、被告常熟市金虞山染料化工廠
補償原告人民幣20000元整；4、本案訴訟費雙方各負擔50％。
裁判分析
方法專利侵權訴訟舉證責任的分配是司法實踐的難題。雖然《專利法》對新產品制造方
法實行舉證責任倒置，但對其適用的條件、新產品的認定以及非新產品方法專利權的有效保
護等問題，在司法實踐中仍有爭議。本文將結合案例探討這些問題。
一、侵權訴訟的特殊性
根據《民事訴訟法》第六十四條第（一）項規定：“當事人對自己提出的主張有責任提
供證據。”最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》第二條規定：“當事人對自己提
出的訴訟請求所依據的事實或者反駁對方訴訟請求所依據的事實有責任提供證據加以證明。
沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張的，由負有舉證責任的當事人承擔不利后
果。”專利侵權訴訟屬于民事侵權訴訟的一種，應當適用民事侵權訴訟的一般規則。根據誰
主張誰舉證的原則，在專利侵權訴訟中，提出指控的專利權人或者利害關系人應當首先承擔
舉證責任，提供證據證明以下事實：
（1）是否擁有專利權以及專利權處于何種法律狀態；（2）被控侵權人何時何地實施了
何種行為；（3）被控侵權行為的技術內容是否落入專利權利要求書所限定的保護范圍；
（4）被控侵權行為人的實施行為出于生產經營的目的。
由于發明專利包括產品專利和方法專利，因此專利侵權訴訟可以分為產品專利侵權訴訟
和方法專利侵權訴訟。對于產品專利的權利人來講，承擔上述要件事實特別是被告的侵權行
為的舉證責任并不困難。因為產品專利是所有由人創造出來的物品，其技術方案承載于機
器、設備、部件、儀器、裝置、用具、材料、組合物、化合物等產品上，被控侵權產品為獲
得市場利益都會通過公開渠道進行銷售，權利人只要通過合法途徑獲得被告制造的產品，即
完成該項舉證責任。即使獲得的產品沒有標注制造者，也可以要求產品銷售者提供產品的合
法來源。銷售者不能提供合法來源的，依法可以推定銷售者制造，由銷售者承擔賠償責任。
方法專利不同于產品專利，它是對加工方法、制造工藝、測試方法或產品使用方法等作
出的發明，因此方法的使用總是在產品的制造過程中進行的，要求權利人進入生產現場進行
調查，取得被控侵權人實施專利方法的證據幾乎是不可能的。特別是一些產品的制造工藝往
往涉及企業的商業機密，企業更是采取慎而又慎的保密措施。即使權利人可以從銷售者那里
獲得可能是由專利方法直接獲得的產品，但也無法直接推斷被告是使用專利方法制造該產
品，因為從理論上講，實現同一結果的途徑并非只有一條。如果一概要求權利人舉證，對于
專利權人是苛刻的，也不利于方法專利權的保護。因此，有必要合理分配方法專利權人的舉
證責任，既有利于維護專利權人的利益，減輕專利權人的舉證負擔，也要防止給公眾合法地
開展生產經營活動造成妨礙。
《專利法》所保護的方法發明，可以是專利產品的制造方法，也可以是國外已有但國內
未曾出現產品的制造方法，還可以是國內已知產品的制造方法。一般來講，專利產品及其制
造方法屬于同一發明主題，可以在一項申請中同時提出。對于這樣的方法專利，可以推斷他
人不使用專利方法是無法制造出專利產品的。如果他人制造了專利產品而否認采用了專利方
法，由其舉證證明自己所使用的方法是非常合理的。對于國內未曾出現的產品，即使其在國
外是已知的，但由于該產品在國內沒有公開出現過，其制造方法在國內也應當視為是未知
的。如果有人在國內制造了相同產品而否認采用了專利方法，由其舉證證明自己所使用的方
法不是專利方法也比較合理。但是，如果一項產品是國內已知產品，自然也就存在相應的制
造方法。僅僅因為某人發明了一種新的制造方法，就要求生產已知產品的人在發生糾紛時首
先承擔舉證責任，就顯得不夠合理。
二、方法專利舉證責任的法律規定
方法專利舉證責任的立法規定在我國有一個逐步認識和發展的過程，基本可以分為三階
段：
（一）嚴格的舉證責任倒置。
1984年我國第一部《專利法》第六十條第二款規定：“在發生侵權糾紛的時候，如果發
明專利是一項產品的制造方法，制造同樣產品的單位或者個人應當提供其制造方法的證
明。”1992年最高人民法院《關于適用<民事訴訟法>若干問題的意見》第74條規定：“在訴
訟中，當事人對自己提出的主張，有責任提供證據，但在下列侵權訴訟中，對原告提出的侵
權事實，被告否認的，由被告負舉證責任：（1）因產品制造方法發明專利引起的專利侵權訴
訟；…”。顯然，此時的規定并不區分新產品和已有產品，對制造方法專利實行嚴格的舉證
倒置的原則，且被告需要對其產品制造方法承擔完全的舉證責任。
（二）區別的舉證責任倒置。
1991年底，《與貿易有關的知識產權協議》（以下簡稱TRIPS協議）初步達成，在該協
議第34條對方法專利的舉證責任作了專門規定，在專利侵權訴訟中，如果專利的內容系獲得
產品的方法，，司法當局應有權責令被告證明其獲得相同產品的方法，不同于該專利方法。
成員應規定，至少在下列情況之一中，如無相反證據，則未經專利所有人許可而制造的任何
相同產品，均應視為使用該專利方法而獲得：（a）如果使用該專利方法而獲得的產品系新產
品；(b)如果該相同產品極似使用該專利方法所制造，而專利所有人經合理努力仍未能確定其
確實使用了該專利方法。1992年我國《專利法》第一次修改時采納了TRIPS協議給出的方案
（a）。修改后的《專利法》第六十條第二款規定：“在發生侵權糾紛的時候，如果發明專利
是一項新產品的制造方法，制造同樣產品的單位或者個人應當提供其制造方法的證明。”與
1984年《專利法》相比，增加了一個“新”字，表明只有新產品的制造方法才實行舉證責任
倒置，從而將已知產品制造方法的舉證責任分配仍劃入“誰主張誰舉證”的一般原則范圍之
中。
（三）限度的舉證責任倒置。
1992年《專利法》對方法專利舉證責任的修改區分了新產品和已有產品，但在實踐中仍
有不完善之處。一是僅要求被告提供“其制造方法的證明”，有時不能清楚表明被告實施的
方法與專利方法之間的異同，不利于法院和專利管理部門認定是否構成侵權，不利于達到規
定舉證責任倒置的立法目的。二是根據TRIPS協議第34條第3款的規定：“在引用相反證據
時，應顧及被告保護其制造秘密和商業秘密的合法利益。”被告的制造方法往往涉及其商業
機密，要求被告提供“其制造方法的證明”，如果不加以限制，會在披露的過程中不可避免
地泄露商業秘密。其實，被告只要證明其產品制造方法的個別工藝步驟、化合物的個別組分
等，與方法專利的某一必要技術特征不同也不等同，即為完成了舉證責任。要防止權利人利
用舉證責任倒置來迫使被告公開其正當的商業秘密和技術秘密。因此，應當將被告提供的證
明其產品產品制造方法的證據限定在必要的范圍內，即以足以證明其產品制造方法與原告的
專利方法不同為必要，而不是要求被告提供其產品的全部制造方法。有鑒于此，2001年《專
利法》對此又作了修改，該法第五十七條第二款規定：“專利侵權糾紛涉及新產品制造方法
的發明專利的，制造同樣產品的單位或者個人應當提供其制造方法不同于專利方法的證
明；…”。最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》第四條第一款第（一）項也規
定：“因新產品制造方法發明專利引起的專利侵權訴訟，由制造同樣產品的單位或者個人對
其產品制造方法不同于專利方法承擔舉證責任。”
三、“新產品”的標準及其舉證責任
由于“新產品”是決定方法專利舉證責任倒置的重要條件，而TRIPS協議、專利法和實
施細則以及司法解釋均未對“新產品”作進一步規定，因此如何定義“新產品”以及“新產
品”的舉證由誰完成的問題在司法實踐中頗有爭議。關于“新產品”的認定，主導意見以
“出現”為標準，即所涉及的產品在專利申請日之前是本國市場上未曾見過的，就可以認為
是“新產品”1。最高人民法院《關于審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定》2003年7月的
征求意見稿第一百一十七條設計了兩種方案，除了上述“出現”標準，還有“制造”標準，
即新產品是指在專利申請日之前未曾在國內制造出的產品。2003年10月提交全國專利審判工
作會議的討論稿，則完全采用了“出現”標準。討論稿第六十三條第一款規定：“專利法第
五十七條第二款所稱新產品，是指在專利申請日之前未曾在國內市場上出現過的產品，該產
品與專利申請日之前已有的同類產品相比，在產品的組分、結構或者其質量、性能、功能方
面有明顯區別。”筆者認為，將“新產品”解釋為符合專利法規定的新穎性，則無疑把“新
產品”等同于專利產品，這樣規定方法專利舉證責任倒置就失去了意義，也會給法院的司法
審查增加過重的負擔。“出現”標準相對于“制造”標準更客觀、更公開，便于一方當事人
舉證，因此也更為合理。
《專利法》第五十七第二款雖然規定專利侵權案件涉及新產品方法的發明專利實行舉證
責任倒置，但并不是說原告不負任何舉證責任，原告除了證明自己的權利外，首先要證明被
告生產的產品與自己依照專利方法直接獲得的產品屬于同樣的產品，同時還要說明依據自己
的專利所直接獲得的產品是一項新產品。然而，要求原告證明依照專利方法直接獲得的產品
在國內市場上未曾出現過也是相當困難的。對于消極事實，原告是無法證明窮盡的。而被告
只需要舉出一個相反事例，就足以推翻原告的所有證明。因此，在“新產品”的舉證責任問
題上，既要堅持原告負擔舉證責任的原則，又要靈活運用事實推定的規則解決遇到的難題。
即原告對“新產品”的舉證責任僅限于作出充分說明，使法官足以相信依照專利方法直接獲
得的產品在國內市場上未曾出現過。此時法官可作出原告“新產品”主張成立的初步判斷和
推定，并允許和要求被告提供相反證據反駁。被告能夠證明原告產品并非新產品的，則被告
產品制造方法的舉證責任仍由原告負擔。被告不能提供相反證據時，則推定事實成立，被告
對其產品的制造方法承擔舉證責任。
本案原告為在訴訟中爭取有利地位，始終主張依其專利方法直接獲得的還原紅F3B是新產
品，提供的證據是科技行政部門對涉案技術成果所作的鑒定評價報告，被告對鑒定報告關于
“還原紅F3B是新產品”的描述不予認可，并提供了相反證據1985年化學工業部染料工業科
技情報中心站編制的《化工產品手冊》，該公開出版物記載還原紅F3B的生產廠當時就有3
家，從而動搖了原告的初步證據，因此原告認為還原紅F3B是新產品的主張，未能得到支持。
按照舉證責任分配一般原則，原告應對主張被告是依其專利方法生產相同產品的事實承擔舉
證責任。
四、非新產品方法專利權的有效保護
如前所述，非新產品方法專利侵權訴訟適用“誰主張誰舉證”的一般規則，同時制造方
法的實施由被告控制，使得非新產品方法專利權的保護在實踐中步履維艱。
有人認為，德國學者普霍斯倡導的“危險領域說”可以彌補這一缺陷。該學說認為當事
人應對其所能控制的“危險領域”內的事實負舉證責任，即在加害人所能控制的“危險領
域”內，受害人對于損害發生的客觀與主觀要件均不負舉證責任，而由加害人就該客觀和主
觀要件不存在的事實舉證2。據此，在方法發明專利侵權訴訟中，在能夠不損害被告的商業秘
密的前提下，是可以加重被告的舉證責任的。因為從證明的能力以及與證據的遠近距離而
言，生產制造相同產品的被告顯然遠較原告更具優勢，依公平原則被告應對原告的指控提供
有效的反證，若不能就應承擔敗訴的風險。但該觀點在現行法律規定中找不到依據。
我們認為，在現行法律框架下，充分有效地運用證據調查制度，可以彌補非新產品方法
專利權人舉證能力的不足。《民事訴訟法》第六十四條第二款規定：“當事人及其訴訟代理
人因客觀原因不能自行收集的證據，或者人民法院認為審理案件需要的證據，人民法院應當
調查收集。”根據最高人民法院《關于適用<民事訴訟法>若干問題的意見》第73條、最高人
民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》第十五條、第十七條規定：“人民法院認為審理案
件需要可以依職權調查收集的證據是指以下情形：（1）涉及可能有損國家利益、社會公共利
益或者他人合法權益的事實；（2）涉及依職權追加當事人、中止訴訟、終結訴訟、回避等與
實體爭議無關的程序事項；（3）人民法院認為需要鑒定、勘驗的；（4）當事人提供的證據
互相有矛盾、無法認定的；（5）人民法院認為應當由自己收集的其他證據。當事人及其訴訟
代理人可以申請人民法院調查收集的證據包括：（1）屬于國家有關部門保存并須人民法院依
職權調取的檔案材料；（2）涉及國家秘密、商業秘密、個人隱私的材料；（3）當事人及其
訴訟代理人確因客觀原因不能自行收集的其他材料。”從以上規定可以看出，現行法律雖然
嚴格限制法院調查取證的范圍，但對于當事人及其訴訟代理人確因客觀原因不能自行收集的
證據材料，法院仍然可以根據其申請采取調查措施。
在非新產品方法專利侵權訴訟中，法院對原告提出的調查被告制造方法的申請應當首先
進行審查，分析原告是否有被告涉嫌侵權的初步證據，如證人證言、被告利用原告專利方法
的可能性等，要杜絕僅憑原告沒有根據的猜測采取調查措施的情況發生。調查證據的手段可
以是現場勘驗，并視情況要求被告現場演示，對勘驗、演示情況進行記錄、攝影、攝像，也
可以要求被告提供反映其生產過程的記錄資料。調查獲取的證據在性質上仍屬于原告證據，
原告是否運用該證據由其自己決定。被告以制造方法涉及商業秘密為由拒絕提供的，可以調
取不涉及商業秘密且與專利方法對應的工藝步驟。被告無正當理由拒絕或阻擾法院調查的，
在原告現有證據能夠形成優勢的情況下，也可以推定被告使用了專利方法。當然，如原告證
據不能形成優勢，則應由原告承擔舉證不能的后果。在涉及非新產品的方法專利侵權訴訟
中，正確適用推定法則和證據調查制度，可以依法強化權利人的舉證能力，避免使訴訟陷入
僵局，在維護專利權人利益和社會公共利益之間實現平衡。
本案原告雖然能夠證明被告生產了還原紅F3B，但在還原紅F3B不是新產品的情況下，原
告仍須承擔證明被告實施了專利方法的舉證責任。鑒于原告職工曾跳槽到被告單位工作等事
實，法院采納了原告證據調查的申請，被告雖然沒有按照法院要求提供生產記錄，但其提供
的常熟市染料化工二廠生產還原紅F3B的操作規程記載的工藝步驟與原告的專利方法相同，差
別主要是溫度、濃度、酸度、加料的時間等。由于被告對其不能提供原始生產操作記錄作出
合理的解釋，被告的管理人員在接受調查時又承認被告持有生產還原紅F3B的生產操作記錄，
被告無正當理由拒絕提交生產操作記錄的行為構成舉證妨礙。
根據最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》第七十五條規定：“有證據證明一
方當事人持有證據無正當理由拒不提供，如果對方當事人主張該證據的內容不利于證據持有
人，可以推定該主張成立。”據此，可以推定被告使用了原告的專利方法。當然，妨礙舉證
的推定是一種可以反駁的法律推定3。法官在運用該推定規則時應組織原被告，就推定依據的
基礎事實及其與待證事實之間的聯系進行質證，并向持有證據的被告進行釋明。如果被告提
交的證據足以證明其實際使用的生產方法與原告的專利方法不同，該推定就不能成立。
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