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以專利司法實踐為視角論專利法的修改
2009-3-12 |
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編者按
目前，我國正在對專利法進行第三次修改，深圳市中級人民法院就專利案件審理中遇到
的問題進行探討，為專利法的修改提出了一些建議，并希望能為此次專利法修改提供可能依
據。
深圳市中級人民法院在適用專利法審理專利案件時，遇到了一些問題，配合這次專利法
的修改，筆者將這些問題提出來，供大家討論。
職務發明制度中的問題
根據我國現行專利法的規定，職務發明專利分為執行本單位的任務所完成的發明專利和
主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明專利。其中利用本單位的物質技術條件所完
成的發明創造，允許單位與發明人或設計人約定專利權的歸屬。而執行本單位的任務所完成
的發明專利，沒有規定單位和發明人或設計人可以約定專利權的歸屬，該專利歸單位享有。
從我國專利法實施細則關于對職務發明創造的發明人或設計人的獎勵和報酬的規定來
看，發明人或設計人可以獲得的獎金很低，可以獲得報酬的規定操作性不強、透明度不高，
當單位不讓發明人或設計人知道其實施專利所獲得的利潤時，發明人更難維護其合法權益。
從司法實踐中的職務發明專利權屬之爭來看，該類糾紛發生的原因，與對職務發明創造
的發明人或設計人不能獲得應有的經濟利益（包括獎勵或報酬）有關。發明人或設計人在不
能分享相應的經濟利益的情況下，基于逐利的動機，有時會“偷偷”將職務發明專利申請在
自己名下或有關人員名下，從而引發職務發明專利權屬之爭。因此有必要通過設計可行的制
度，使職務發明創造的發明人或設計人能夠獲得適度的經濟利益（包括獎勵或報酬），從而
鼓勵單位員工創造的積極性，平衡單位與員工的利益，減少職務發明專利權屬糾紛。
專利侵權訴訟中的檢索報告
專利檢索報告被認為是實用新型專利權有效性的初步證據，在專利司法實踐中筆者發
現，專利檢索報告沒有起到其應有的作用，存在以下幾項有待規范的問題。一是專利檢索報
告是由國家知識產權局下屬的兩個部門出具的，但該報告不能作為提起行政訴訟的法律依
據。二是檢索結果與無效宣告程序的認定結論差距較大。三是專利檢索報告所花費用比申請
專利的費用還高。四是專利檢索報告從申請到出結果，要花很長時間，往往導致訴訟拖延。
五是出具專利檢索報告的法律責任不明確。專利檢索報告直接關系到原、被告雙方的利益，
而我國專利法規定，出具專利檢索報告不是具體行政行為，不具有可訴性。
目前，我國的專利檢索報告制度尚未涉及到外觀設計專利，而我國外觀設計專利申請量
居于世界第一位，為保證外觀設計專利的穩定性，有必要將檢索報告制度擴大到外觀設計專
利領域。
知識產權訴訟禁令和證據保全
從目前專利審判的實際情況看，法院案多人少，加之專利技術越來越復雜，有時要弄清
專利技術、被控侵權產品的技術特征以及二者之間技術特征的對比，需要花費很長時間，從
司法審判的實際情況出發，建議專利法不對知識產權訴訟禁令的時間作出硬性規定。
對于知識產權證據保全制度而言，現行法律制度在收費標準上存在很大問題。原《人民
法院訴訟收費辦法》對知識產權證據保全未規定收費標準，導致各個法院收費標準不統一，
有的法院每件收取50元，有的法院每件收取5000元。國務院《訴訟費用交納辦法》出臺后，
對證據保全的收費標準規定的語焉不詳，因證據保全多通過復制、扣押樣品的方式進行證據
保全，很少涉及財產數額，故目前深圳市中院的收費標準是每件收取30元。該收費標準相對
于每件收取2000至3000元的公證取證費用而言，標準太低。由于收費低廉，導致許多案件的
當事人本可以通過公證購買程序購買涉嫌侵權產品的，改為申請法院證據保全，從而增加了
法院證據保全的數量，使有限的司法資源不能發揮更大的效能。從訴訟成本與效率考慮，也
為了防止申請人濫用證據保全制度，應當提高證據保全收費標準。
侵犯專利權民事責任的承擔方式
根據我國專利法的規定，侵犯專利權民事責任的承擔方式有停止侵權、賠償損失等形
式。基于司法實踐的需要可增加如下民事責任：首先，以支付合理費用替代停止侵權。深圳
市中院審理的原告珠海某公司訴被告深圳機場侵犯實用新型專利糾紛案，認定被告構成以使
用方式侵害原告專利權，該院依據專利法的規定本應判決被告深圳機場停止侵權，但考慮到
深圳寶安國際機場是我國重要的國際航空港，屬于較重大的基礎工程建設項目。因此該院基
于知識產權利益平衡原則，判決被告深圳機場以支付合理費用的方式替代停止專利侵權，收
到了良好的社會效果。
其次，可以判決將侵權產品交由原告處理的責任承擔方式。按照我國專利法的規定，只
要被告侵犯了他人專利權，其將承擔停止侵權的民事責任，對于侵權產品和專用于生產侵權
產品的模具，法院會判決予以銷毀。但這種處理方式會造成社會財富的極大浪費。如該院審
理的原告東莞某公司訴被告深圳某公司侵犯實用新型專利權糾紛案，該院審理后認定被告侵
權成立。由于被告下落不明，惟一能彌補原告損失的是被告被海關查扣的貨物，但因不能判
決將侵權產品交由原告處理，所以原告即使勝訴，其合法權益亦無法得到切實有效的救濟。
因此，建議增加將侵權產品交由原告處理的民事責任承擔方式。
調查令制度問題
當案件證據材料在行政機關或事業單位保存時，當事人在客觀上無法從這些機構中調取
證據，為了舉出該證據以證明案件事實，當事人可以通過委托律師向人民法院申請調查令，
人民法院經審查后，向代理律師發出調查令，代理律師持調查令向有關機構調取證據。調查
令制度可以從程序上保障當事人的調查取證權，有利于查明案件事實，保護當事人的合法權
益。同時，人民法院通過推行調查令制度，可以在案多人少的情況下，減少法官依職權調查
取證的壓力，提高辦案效率。目前，深圳市中院正積極探索適用調查令制度。
但是調查令制度還有許多問題需要研究論證，如調查令的法律地位問題，其是賦予代理
律師代為行使法院調查取證的方式，還是一種司法強制令狀；調查令持令主體問題，調查令
的司法審查問題，調查令異議保障機制問題，違反調查令的罰則問題，濫用調查令的罰則問
題。筆者認為，在專利法中對調查令制度作出原則性規定，具體制度留給最高人民法院通過
司法解釋來細化規制還是可行的。
拒不提供財務賬冊的法律后果
我國知識產權法律為了保護當事人的合法權益，規定了知識產權證據保全制度。當事人
申請證據保全的標的有兩類，一類是被控侵權產品，用來證明被申請人或被告侵權事實的存
在；一類是為財務賬冊，目的是通過財務賬冊審計來證明被告侵權獲利數額。但在目前的司
法實踐中，法院基于當事人的申請而進行財務賬冊保全時，被申請人或被告往往沒有正當理
由拒不提供財務賬冊或提供虛假的財務賬冊。此時，深圳市中院采取的做法是向該當事人發
出“限期舉證通知書”，責令該當事人在收到通知書之日起一定時間內，向法院提交完整、
真實的財務賬冊，否則將承擔相應不利的法律后果。但當該當事人拒不提交時，人民法院只
能按照酌情的方式來確定侵權人的賠償數額，這不利于制裁侵權人。因此，建議專利法的修
改增加規定，如當事人沒有正當理由拒不提供財務賬冊或提供虛假財務賬冊時，可以按法定
最高額賠償標準來確定侵權賠償額；如原告有證據證明被告侵權獲利在法定賠償最高額以上
的，可以在法定最高額以上酌情作出賠償。
專利無效程序的簡化問題
專利權無效訴訟是以專利權人或無效宣告請求人作為原告，在形式上是對國家知識產權
局專利復審委員會作出的無效審查決定不服而提起的訴訟，但實質上是對專利權效力的異議
而提起的訴訟，其在本質上具備民事訴訟的特征。我國專利法是將該訴訟設計為行政訴訟來
規制的。專利權作為一種私權，是民事權利的一種，當事人圍繞專利權無效的訴訟，實質上
是民事權利存在與否的訴訟，專利法的修改可以考慮將專利無效訴訟設計為民事訴訟，還專
利權無效訴訟的本來面目。
在專利權無效訴訟程序與相關侵權訴訟程序的銜接上，可以考慮簡化專利無效宣告程
序。在司法實踐中表現為，原告（專利權人）在民事訴訟中起訴被告涉嫌侵犯其專利權，而
被告為對抗原告的訴訟，通常會向專利復審委員會提出宣告原告專利權無效的申請，當原、
被告對專利復審委員會的決定不服時，可以就該決定提起行政訴訟程序。在民事訴訟中，當
被告提起公知技術或公知設計抗辯成立時，審理民事案件的法官只能以被告使用的是公知技
術或公知設計而駁回原告的訴訟請求，而不能直接宣告涉案專利權無效。為減少當事人的訴
訟成本，節省行政和司法資源，有觀點認為可考慮在專利民事訴訟中直接宣告涉案專利無
效，以簡化專利權無效程序。但上述處理方式亦會導致如下弊端：當原告（專利權人）同時
向不同的法院起訴涉嫌專利侵權行為，有可能出現有的法院宣告涉案專利無效，有的法院認
定被告侵權，導致矛盾判決出現，這將損害法律的統一性和權威性。因此，上述觀點值得進
一步的研究論證。
關于惡意訴訟和濫用專利權
我國現行專利法對惡意訴訟、濫用專利權問題未作出規制，但在司法實踐中會遇到該類
問題。如深圳市中院審理的原告深圳某公司訴被告廣州某公司侵犯外觀設計專利糾紛案，原
告把在某外國已公開發表的組合音響圖片在國家知識產權局專利局申請了外觀設計專利，原
告在明知該專利缺乏新穎性的情況下，為阻止被告出口組合音響產品，將被告起訴至法院，
并提出財產保全申請。該院根據原告的申請，依法查封了被告在海關即將出口的貨物，后被
告提出證據證明原告存在惡意訴訟的證據，該院隨即解除了對被告的財產權保全措施，原告
撤訴。被告認為原告存在惡意訴訟的情形，將原告在另案中起訴至法院，請求追究其侵權的
民事責任。
司法實踐中筆者還發現，有些專利權人濫用專利權，對他人侵犯其專利權的行為，故意
不及時采取法律保護措施，而是采取“放長線釣大魚”的方式，先放任侵權人侵權，等他人
的侵權規模擴大了，專利技術已成為侵權人的核心技術時，再“抽水捕魚”，然后向侵權人
索取巨額賠償款，謀取非法利益，這些濫用專利權的行為，嚴重危害了社會穩定，損害了社
會公共利益。專利法的修改要增加對惡意訴訟、濫用專利權的規制。（知識產權報 葉若思
祝建軍）
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